Carlos Blanco me ha pasado hace un rato la decisión del panelista sobre el WIPO del dominio cajacastilla.com que ha concluido con una denegación de la demanda.

Quiero comentarlo con vosotros porque realmente me ha parecido muy interesante, y creo que el demandado -sin representación en el procedimiento-, Jorge Andrés Pedrosa Silva ha realizado una excelente defensa de su dominio (os recomiendo leerlo si tenéis tiempo)

El demandante era la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha (Cuenca), representada por LB&A Abogados y solicitaba la transferencia del dominio alegando entre otras cosas que posee la marca registrada “CCM Caja Castilla La Mancha”  y que esta es ampliamente conocida en España, por lo que existe una confusión respecto al dominio y mala fé por parte del demandado.

Jorge Andrés Pedrosa Silva hizo un exhaustivo estudio de los dominios que la Caja de Ahorros de Castilla la Mancha tiene registrados, así como las fechas de registro de los mismos, señalando que el demandante eligió en su día darse a conocer por el término CCM, que es de hecho el que registró en 1997, ccm.es y el que utiliza actualmente. Cajacastilla.com no fue registrado por el demandado hasta 2002, y en cuanto a cajacastilla.es no fue registrado hasta 2005, por la editorial San Millán S.L.  Además, cajacastilla.org y cajacastilla.net en la actualidad se encuentran sin registrar.

Las alegaciones del demandado llevaron al panelista del caso a determinar que no se cumplía el primer requisito para admitir la demanda, “que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idéntico u ofrezca semejanza que produzca la confusión con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos”, por lo que esta ha sido denegada.

Google ha ganado recientemente una demanda WIPO por varios dominios con la marca Google. Según la demanda, el panelista le ha dado la razón al denunciante porque los dominios eran usados por sus propietarios para atraer tráfico a sus webs y otros eran para venderlos más caros.

• 888googler.com
• adgoogler.com
• auctiongoogler.com
• businessgoogler.com
• cargoogler.com
• casinogoogler.com
• collectiblesgoogler.com
• cvgoogler.com
• domaingoogler.com
• foodgoogler.com
• franchisegoogler.com
• fungoogler.com
• googlegoogler.com
• grocerygoogler.com
• linkgoogler.com
• loangoogler.com
• lyricsgoogler.com
• mp3googler.com
• newsgoogler.com
• porngoogler.com
• propertygoogler.com
• realestategoogler.com
• sportsgoogler.com
• supplygoogler.com
• travelgoogler.com
• winegoogler.com

Casos recientes como el de olga.com -que me ha comentado Carlos Blanco- establecen buenos apoyos para la Industria.

Es de interés comentar este WIPO, cuyo demandante -una empresa mundial de prendas de vestir con numerosas marcas registradas- no ha conseguido hacerse con el dominio del demandado -sin ninguna marca, con el dominio en parking, utilizando Whois privado-.

La base principal de la defensa ha sido lo relativo al término “OLGA”, que mientras que para el demandante (y para los panelistas) el dominio coincide con su marca, el demandado alegó que “OLGA” es un acrónimo de “On Line Guitar Archive” y que los links que se muestran en el parking son relativos a ello, ya que además posee un negocio de venta de productos de guitarras.

Es destacable que en un determinado momento los links que mostró el parking fueron relativos a productos comercializados por el demandante, y que el demandado al verlo envió emails a los responsables publicitarios para que los eliminaran y mostraran únicamente los relativos a guitarras.

Si se mira en Google el primer resultado para “OLGA” es olga.net, un dominio registrado en el año 1995 (On Line Guitar Archive).  Olga.com se registró 2 años más tarde y Wikipedia muestra también una entrada sobre el acrónimo OLGA como “On Line Guitar Archive”.

Me resulta curioso como este dominio, Olga, que significa -para muchos- un nombre propio de persona, se ha defendido como acrónimo.

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ha ganado la demanda interpuesta contra Juan Galan y Luarca Asesores S.L en relación al dominio ligabbva, que será transferido a la entidad bancaria después de esta sentencia.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO en sus siglas en inglés) resolvió dar la razón a la entidad bancaria debido a que entre otras cosas, las siglas bbva dentro del dominio lo identifican con el demandante y además, el demandado no respondió para verificar sus derechos sobre el dominio.

La demanda fue presentada en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI el 11 de junio de 2008, aunque fue el 10 de julio, después de diversas enmiendas debido a los datos que el registrador del dominio Moniker Online Services, LLC, cuando se estableció a Juan Gala y Luarca Asesores conjuntamente como demandado.

El reciente WIPO sobre hechos.com cuya demanda ha sido denegada marca un punto más para la Industria. Hemos podido ver en numerosas ocasiones sentencias injustas a favor del mundo de las marcas -en detrimento de los dominios- por eso creo que es muy positivo comentar casos como el de hechos.com, que he conocido por Carlos Blanco.

El demandante era T.V. Azteca, S.A. de C.V., Mexico, una cadena de televisión que tiene un programa llamado “Hechos” desde 1994, con la misma marca registrada en el país. El demandado, Dinoia Michele, de Italia, registró el dominio en 2002 (el Sitio actualmente está dirigido a la comunidad hispana, ofrece email, chat y foro)

Me ha parecido destacable una de las conclusiones del panelista: “el que el dominio en cuestión sea una palabra común -genérica- hace creibles los argumentos del demandado, que registró el dominio por su atractivo intrínseco y no para obtener beneficios de la marca del demandante”.

Otra de las cosas que se han visto en este caso es que el demandante conocía desde hace tiempo -tal vez desde hace 6 años- el registro del dominio por parte del demandado y no ha actuado hasta ahora.

Los dominios son un valor en alza, muchos comienzan a percibir su gran potencial y tratan (o tratarán) de hacerse con grandes genéricos, intentando despojar de ellos a sus legítimos registrantes.

El reciente WIPO contra  monografías.com ha terminado con un fallo a favor del Sitio, monografias.com al determinar el panel que existió mala fé por parte del registrante.

El dominio ya ha sido transferido y puede verse que redirecciona hacia monografias.com.

Esta resolución es una buena noticia para la Industria; desde aquí enhorabuena también al equipo de monografias.com, que ha conseguido su acento!

Hay aspectos del WIPO sobre mediaset.com  -que ha terminado con una orden de transferencia a favor del demandandte -que me parecen interesantes comentar. Antes, un breve resumen del caso: por un lado está Mediaset S.p.A (demandante), y MustNeed.com (demandado).

El demandante es una empresa italiana constituida en 1993 que asegura ser muy conocida, tiene marcas registradas para el término “mediaset” en su país y posee el dominio mediaset.it, dedicado a diversos canales de televisión de Italia.

El demandado no tiene marcas registradas y tenía el dominio en parking de publicidad para ganar dinero, lo que ha sido también utilizado como argumento por parte de Mediaset S.p.A. Además, añaden que el demandado ha estado envuelto en al menos otros 10 arbitrajes. Comentan igualmente que “mediaset” es un término inventado por lo que viendo todo lo anterior, y sumado al hecho de que el demandante no contestó a la demanda, prueba la mala fé de este.

Mediaset.com fue registrado en 2002, según el demandante, comprobando el whois del dominio.

El panel fue constituido por un único miembro, que dio por probado que el dominio era idéntico o confusamente similar a la marca del demandante, que el demandante no tenía derechos o intereses legítimos sobre el dominio y que lo utilizó de mala fé.

Probablemente esta resolución sí es justa, ya que parece un caso de cyberokupismo y no de reverse domain hijacking, pero quisiera añadir algo:

1.-No debería ser probatorio en los arbitrajes el hecho de que el dominio esté en parking, ya que es una manera de rentabilizar los dominios, es una actividad legal que sustenta gran parte de la Industria.

2.-Tampoco debería ser probatorio que el demandado se haya visto envuelto en otros arbitrajes, ya que cada caso puede ser diferente y hemos visto que en numerosas ocasiones sí hay intentos de reverse domain hijacking, incluso sobre dominios genéricos. 

3.- Algo que ha omitido Mediaset S.p.A en las alegaciones es que el dominio mediaset.com realmente fue registrado mucho antes de 2002. Puede comprobarse a traves de www.archive.org que este dominio por lo menos data de 1999. Después posiblemente caducó y  el demandado - con probabilidad- lo registró en 2002.

Comprobando también el registro de Archive.org  para mediaset.it aparece el primer dato en el año 1997.

¿Qué ha pasado aquí entonces? viendo el whois sobre mediaset.it vemos que el dominio fue registrado en 1996. ¿Por qué Mediaset S.p.A no registró el .com entonces? … pues seguramente por que este dominio o bien ya estaba registrado (lo que habría cambiado el caso por completo si el registrante no lo hubiera dejado caducar) o porque no les interesó registrarlo (poco probable).

Pero si tanto interés tenían en el dominio ¿por qué no ordenaron su registro cuando este caducó en 2002 y han esperado 6 años para reclamarlo? ¿una mala gestión de la política de dominios de la empresa o dejadez por su parte?

Me ha parecido flagrante la resolución, el mes pasado, del caso del dominio sigla.es  (publicado en Domisfera) cuya defensa realizó con brillantez Jorge Campanillas ( iurismatica.com )

La Industria de los dominios se encuentra en clara desventaja en cuanto a que en los arbitrajes aquellos que deben decidir para la resolución de un conflicto (los panelistas) carecen -en muchos casos- de la preparación necesaria, los conocimientos precisos sobre dominios, que sí que tienen en lo que respecta a marcas. Además se da el caso de que son parte interesada ya que viven del registro y protección de marcas.

Ante esta situación y hasta que aquellos que deberían conocer la materia la conozcan y se regulen más cosas -lo vengo recomendando desde hace tiempo- una manera para proteger los buenos dominios genéricos es registrar la marca.

Hablo de la necesidad de que todos aquellos que trabajan en cuestiones de registros de marcas aprendan sobre dominios. La Industria de los dominios, Internet, es un pilar para la economía y debería contarse con personas preparadas que ayuden a avanzar a la Sociedad de la Información y no que la paralicen.

Las marcas están también para proteger los dominios, pero ¿quién protege a los dominios de las marcas?. Un ejemplo, ¿Cómo puede ser que la OEPM permitiera que se registrara como marca   entradas.es  a una entidad -Caja Madrid- que NO era titular de ese dominio y que luego utilizara esto también como argumento para reclarmarlo? Quienes registran las marcas DEBEN conocer los dominios y sus extensiones y NO permitir registrar como marcas dominios de los que no son titulares. Eso es para empezar una de las cosas que la OEPM debe cambiar. (Dejando de lado el hecho de que registran una marca con posterioridad al registro de un dominio jamás da -o debería dar- derecho a reclarmar el dominio en cuestión) 

Si las disputas sobre dominios implican muchas veces a marcas y quienes deciden 1º son partidistas y 2º desconocen la Industria de los dominios ¿qué se puede esperar?. Quien inicia la disputa conoce el mercado de dominios, sabe que puede quedarse con una joya de gran valor invirtiendo poquísimo, aprovechándose precisamente de este desconocimiento por parte de los panelistas. Algo hay que hacer para que casos, como el de sigla.es, no se repitan.

El caso del dominio all.com ha sido algo un poco fuera de lo corriente: una de las partes implicadas (All Ltd, Selena Kovalski, la demandada) alegó que el demandante (Eric Haddad Koenig) -con quien supuestamente había tenido una relación de negocios desde 2005- le vendió el dominio. Para ello presentó un contrato de compraventa firmado por ambos y una factura, así como una orden de transferencia por el importe pactado.

El demandandante por su parte dice que nunca recibió el dinero y que todas las pruebas son falsificaciones, que el dominio fue robado. 

Hay que señalar que los documentos del acuerdo de compra y la factura no eran originales, fueron modificados y digitalizados por lo que su validez está en duda.

Los panelistas se han visto obligados a denegar la demanda en vista de que la conclusión depende de que se demuestre la veracidad de estas pruebas, ya que la Política del procedimiento no contempla la resolución de este problema, con lo que este vacío podría ser aprovechado por cybersquatters para complicar los procedimientos de arbitraje.

El panelista designado para el arbitraje de rcw.com ha decidido ordenar la transferencia de este a la parte demandante. A pesar de ser un dominio acrónimo de 3 caracteres -que al igual que los genéricos pienso que en general no deberían entrar en arbitrajes- creo que en este caso la decisión es justa.

El demandante es Regan Ward Campbell-McCann de Nueva York. El demandado es la Internacional de Servicios, Richard Sorensen, de Dallas, Texas.

Regan Ward registró el dominio el 22 de abril de 1998. En agosto de 2006 fue secuestrado y transferido a la parte demandada, que mostró durante más de un año la misma página web que tenía el demandante.

Richard Sorensen no respondió a la demanda.

El panelista ordenó la transferencia del dominio ya que creyó probados los aspectos que de acuerdo con la Política  el demandante está obligado a demostrar: (i) que el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a una marca comercial o marca de servicio en el que demandante tiene derechos , (Ii) que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio controvertido, y (iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Tal como comenta hoy Javier Ruiz (Domisfera) hay un riesgo en la posesión de dominios valiosos, en este caso acrónimos, y es que habrá quien intentará hacerse con ellos a través de un arbitraje evitando pagar el precio de mercado.

Los últimos dominios afectados han sido: anu.com, bdsi.com y mps.mobi. Por fortuna los panelistas denegaron estas demandas.

Ante casos así creo que siempre es necesario que el registrante interponga una demanda por cibersquatting a la inversa. Es muy rentable para quienes inician la demanda pagar la fianza para intentar conseguir a cambio un dominio que vale millones, y esto debe penalizarse.

Dedicarse a registrar dominios de marcas reconocidas es conocido en nuestro sector como ser un ciberocupa o ciberokupa, según le llama la wikipedia, quien por cierto lo define:

Un ciberokupa es una persona que se dedica a comprar y reclamar los derechos de determinados dominios de Internet relevantes o buscados por grandes empresas, celebridades emergentes u otros, con el fin de revenderlos a los interesados a un precio desorbitado.

En las últimas semanas están habiendo varios casos de ciberocupas de dominios .es que están siendo publicados en WIPO. Hay que distinguir siempre la diferencia de estos con los domainers, que son los profesionales que se dedican a la inversión seria en dominios.

Los últimos casos han sido Donette.es que Panrico logró recuperar, siendo Domingo Revelles de Barcelona su anterior propietario. Otro caso ha sido Elf.es recuperado por la empresa petrolera que era propiedad de Solares Sigmund de USA.

Pienso que los genéricos jamás deberían poder llevarse a un procedimiento WIPO. Aún así, los casos de arbitrajes para estos dominios son frecuentes y por eso es una gran noticia para la Industria cuando el fallo se produce en favor del registrante.

Esta vez ha sido Portafolio.com, registrado por Julio Rodríguez (clubnatu.com, de la República Dominicana). La demanda la interpuso Casa Editorial El Tiempo S.A, una compañía colombiana con marcas en Colombia y otras jurisdicciones latinas como Perú, con el término “Portafolio” registradas en 1993, 4 años antes que el dominio.

En un proceso de este tipo el demandante debe probar que el demandado no sólo utilizó el dominio de mala fé, sino que lo registró igualmente de mala fé, cosa que no se ha podido demostrar, y que cómo ha determinado el Panel este registro se efectuó precisamente por el carácter genérico de la palabra - portafolio - y no por el conocimiento de las marcas o negocio del demandante (que no tienen carácter global, sino territorial). El demandante, por otro lado ha iniciado el WIPO 10 años después de que Julio Rodríguez registrara el dominio, aunque según las alegaciones presentadas el Panel no ha encontrado que este fuera un caso de reverse domain name hijacking.

Como dije, me parece bastante injusto que pueda haber un arbitraje para dominios genéricos. Más aún, la mayoría llevan muchos años registrados y es ahora que se empieza a ver el gran valor que pueden alcanzar en el mercado cuando comienzan a ser un objetivo.

Domisfera publica hoy un artículo sobre el caso Cambridge Pavers, Inc. v. Versata Software, Inc. c/o Versata Hostmaster . Como resultado de esta disputa el dominio cambridgepavingstone.com, debía ser transferido desde el Agente Red Register,  que recibió la orden del NAF y la ICANN, al demandante.

Tres meses después de la resolución el dominio continúa en Red Register y el Registrador no ha emitido ningún comunicado a la ICANN o al NAF sobre este asunto.

Ahora, por haber incumplido el acuerdo firmado con la ICANN, Red Register podría perder su licencia de Agente Registrador si para el día 6 de junio no ha realizado la transferencia.

La ICANN debe velar por hacer cumplir las normas y todos los Registradores tienen que atenerse a ellas. Lo que me llama la atención de este caso es por qué motivo un Agente acreditado puede arriesgarse de ese modo a perder su licencia.

Como sabemos, el cibersquatting o cibersquatting inverso están a la orden del día. Si bien creo que la mayoría de los domainers que realizan estas prácticas lo hacen porque aún no conocen bien el mundo del domaining, puede que lo mismo suceda con algunas empresas que reclaman para sí dominios sobre los que - en mi opinión - no tienen ningún derecho.

Javier Casares  me ha enviado el enlace a este interesante post donde Carlos Reusser hace una buena observación al argumentar que muchas empresas encargan la vigilacia de sus marcas a un estudio de abogados, y que estos en cuanto ven un dominio que se parece remotamente a alguna de las marcas de la empresa la instan a defenderlas financiando el WIPO. (Carlos pone el ejemplo de una empresa que fabrica cerveza bajo la marca “cristal” y una persona que registra “cristalbonito.cl” )

Aconsejada por los abogados, la empresa pone en marcha un WIPO para hacerse con un dominio que no afecta a la marca que tiene registrada - a no ser que el registrante lo utilizara para crear un sitio sobre la cerveza “cristal” - . Estamos además hablando de dominios genéricos, que jamás deberían ser objeto de arbitraje (aunque ya hemos tenido casos de lo contrario)

Mediante este procedimiento la empresa: 1. pierde su dinero y 2. daña su reputación por una práctica de cibersquatting inverso.

Posiblemente el error se debe a que los abogados contratados no tienen grandes conocimientos sobre el entorno de Internet y marcas en relación a los dominios, no están especializados,  por lo que puede que no distingan realmente cuándo hace falta un WIPO de cuando no. O puede que sí que estén especializados pero les interesa que haya movimiento. Y así nos encontramos con WIPOs a todas luces infundados.

Pienso que es muy importante para las empresas dejarse aconsejar sobre este tema por verdaderos expertos para evitar la pérdida de fondos y la mala reputación que se pueden crear.

Para prevenir la pérdida de un dominio por un intento de reverse domain hijacking:

1- No hay que intentar vender el dominio (y menos a una empresa con marcas con nombre similar, aunque sea genérico). En caso de que contacten para comprar el dominio la primera respuesta debe ser siempre que no está en venta.

2- Es aconsejable tener desarrollado el sitio, o planes para hacerlo (y no tener el dominio en parking)

3- Si se puede, registrar la marca correspondiente para los dominios sobre los que se tienen planes de uso.

Para quien le interese, este es un ejemplo de cómo responder bien a un WIPO (vía Carlos Blanco)